Вопрос: 

ТОО «Торгсервис КЗ-1» является правообладателем торгового знака «Светофор магазин низких цен» (рег №56036) зарегистрированного от 30.05.2017 году.
При этом слова в товарном знаке «магазин низких цен» являются неохраноспособными элементами, но в тоже время неохраноспособный элемент «магазин низких цен» является составным элементом товарного знака, зарегистрированного 30.05.2017 года, определяющим моментом которого возникает исключительное право на товарный знак в соответствии со Ст.1025. ГК РК «Обладатель права на товарный знак имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему знаком.
Не допускаются ограничения прав владельцев на использование товарного знака требованиями, которые могут нанести ущерб различительной способности товарного знака».
Также ГК РК не запрещает использовать товарный знак в качестве фирменного наименования и наоборот.
Специфика таких неохраняемых элементов в том, что они являются общераспространенными понятиями.
И в сочетании с неохраняемым элементом служит как средство индивидуализации товарного знака, обозначающего услуги, оказываемые его правообладателем.
С учетом вышеизложенного допустимо ли использование товарного знака на вывеске в здание (нежилое помещение) в контексте вмести с неохраноспособным элементом товарного знака. 

Не будет ли данная вывеска расцениваться уполномоченными органами как средство визуальной рекламы (в части ее неохраноспособные элементы)?
Если да, то имеет быть место нарушение исключительного права правообладателя на использование товарного знака в целом. 

Ответ Министра юстиции РК от 16 июля 2021 года на вопрос от 9 июля 2021 года № 694778: 

Согласно части второй статьи 1025 Гражданского кодекса РК, подпункту 9) статьи 1 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) под использованием товарного знака понимается любое его введение в оборот: 

• изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, использование в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации. 
   

Статья 6 Закона допускает включение в товарный знак неохраняемые элементы товарного знака, если они не занимают в нем доминирующего положения. 

Согласно пункту 4 статьи 4 Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользования и распоряжения принадлежащим ему товарным знаком в отношении указанных в свидетельстве товаров и услуг. 

Исключительное право является имущественным правом владельца на использование товарного знака или наименования места происхождения товара любым способом по своему усмотрению (подпункт 1) статьи 1 Закона). 

В Республике Казахстан за незаконное использование товарного знака предусмотрены гражданско-правовая (статьи 9 и 1032 Гражданского кодекса РК), административная (статья 158 Кодекса РК «Об административных правонарушениях») и уголовная (статья 222 Уголовного кодекса РК) ответственность. 

В соответствии с подпунктом 33) части первой статьи 804 Кодекса «Об административных правонарушениях» (далее – КоАП РК) органы юстиции наделены полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях при незаконном использовании товарных знаков по статье 158 КоАП РК.

Вышеуказанные протоколы составляются по результатам внеплановых проверок, проводимых на основании Предпринимательского кодекса РК (далее – ПК РК ). 

В соответствии с подпунктом 3) части третьей статьи 144 ПК РК основанием внеплановой проверки являются обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о причинении вреда законным интересам физических и юридических лиц. 

На основании статьи 145 ПК РК проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным органом. 

В акте о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора указываются: 

• наименование субъекта контроля и надзора или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, его место нахождения, идентификационный номер, перечень объектов контроля и надзора, участок территории. 
   

В этой связи сообщаем, что для проведения внеплановых проверок правообладатель может обратиться в территориальные органы юстиции с указанием данных о проверяемых субъектах. 

Дополнительно информируем, что согласно Указу Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля, и надзора с посещением в Республике Казахстан» с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проведение проверок с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства прекращено. 

Кроме того, вопрос о правомерности или незаконности использования товарного знака определяется на основании соответствующего судебного акта. 

За защитой нарушенного права правообладатель также имеет право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства согласно статье 9 ГК РК и статье 42 Закона. 

По вопросам оценки уполномоченным органом вывески как средства визуальной рекламы поясняем, что на основании подпункта 23) пункта 15 Положения о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан (утверждено постановлением Правительства от 24 сентября 2014 года № 1011) осуществление руководства и межотраслевой координации в области рекламы относится к задачам данного государственного органа. 

Согласно пункту 4 статьи 60 Закона РК «О правовых актах» данное разъяснение не имеют обязательной юридической силы и носят рекомендательный характер.